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朱克非 刘艳春:关于“法律人”商标的代理词
案       由: 审理法院:
发布时间: 2009-09-17 22:14:48 点击次数: 0
摘            要:  
       法律人”商标不属于叙述性商标,故不存在一审判决所谓的“原有含义上的使用”与“商标意义上的使用”之分。
简介:
朱克非 刘艳春:关于“法律人”商标的代理词

尊敬的审判长、审判员:

针对本案,本代理人发表如下意见。

一、“法律人”商标不属于叙述性商标,故不存在一审判决所谓的“原有含义上的使用”与“商标意义上的使用”之分。

按照显著性强弱,商标可分为臆造商标、任意商标、暗示商标和叙述性商标四种。前三种商标为具有固有(先天)显著性的商标。叙述性商标为非固有的、通过长期使用而获得显著性的商标,如“青岛”啤酒、“云南”白药、“两面针”牙膏、JEEP等商标。其中臆造商标、任意商标的显著性较强,暗示商标和叙述性商标的显著性较弱。图书、期刊上注册的商标多使用公有领域的词汇,通常都标识其内容特点或者服务的读者群,因而多属于显著性较弱的暗示性商标和叙述性商标。如“读者”、“劳动者”、“演讲与口才”、“格言”、“人像摄影”等注册商标一样。

从我国商标法第11条,TRIPS协议第15条,巴黎公约第6条的规定看,惟有叙述性商标由于不具有显著性不能作为商标注册,但是如果其长期使用产生区别于“原有含义”的“第二含义”(Secondary Meaning )并据此获得显著性时,可以作为商标注册。在商标法理论上,“原有含义”又称“第一含义”,“第二含义”又称“商标含义”。臆造商标、任意商标、暗示商标具有先天的显著性,只有一种含义,不存在“原有含义”与“第二含义”之分。

一审判决的第一点理由,认为被上诉人对“法律人”商标的使用,是“原有含义上的使用”而非“商标意义上的使用”,显然将其归入叙述性商标。但是,上诉人认为,“法律人”商标属于暗示性商标而非叙述性商标。理由如下:

1.如果“法律人”是个叙述性词汇,则其不具有先天的显著性,不应当获得注册;“法律人”商标获准注册前,上诉人没有使用该商标,故不是因为通过长期使用而获得后天显著性的。但国家商标局准予“法律人”商标注册,则表明其经审查认为“法律人”商标具有先天的显著性,不属于《商标法》第11条规定的叙述性商标,否则就不会准许“法律人”商标注册了。一审判决武断地认为“法律人”商标有“原有含义上的使用”与“商标意义上的使用”之分,与国家商标局的审查规则和准予注册的行政决定相冲突。

2.一审判决一方面肯定“法律人”商标有较弱的显著性(见海淀区法院判决书),另一方面又武断地认为“法律人”商标有“原有含义上的使用”与“商标意义上的使用”之分,可谓自相矛盾。由于“法律人”商标获准注册前没有使用过,故不可以因为通过长期使用产生“第二含义”而获得后天的显著性。一审判决既然肯定“法律人”商标有较弱的显著性,就必然将“法律人”商标归入具有固有显著性的臆造商标、任意商标、暗示商标,而不可能是叙述性商标。

上诉人认为,“法律人”商标属于暗示性商标。“法律人”商标由“法律”和“人”字组成,其重心在于“人”而不是“法律”,其含义不同于“法律”,较之“法律”更具有动态感、生命感。“法律人”商标用在期刊、杂志上,可以暗示其与法律有关,也可以暗示其与人有关,例如其内容可以是旅游、谈心、交友等。与“法律”相关的叙述性商标非常多,诸如“中国法学”、“法律适用”、“人民司法”、“法律科学”等,这些叙述性标识经过长期使用获得了显著性,可以注册。

二、任何商标专用权都有“合理使用”限制。

被上诉人对“法律人”商标的使用属于“合理使用”吗?

尽管只有叙述性商标才存在一审判决所谓的“原有含义上的使用”与“商标意义上的使用”之分,但是任何种类的商标专有权都存在“合理使用”(又称“正当使用”)限制。

合理使用有商业性合理使用与非商业性合理使用之分。商业性合理使用又有叙述性使用与指示性使用两种。欧共同体一号指令,我国商标法实施条例第49条,国家工商行政管理总局1999年发布的《关于商标行政执法中若干问题的意见》和2005年发布的《关于“金华火腿”字样正当使用问题的批复》等,对商标的合理使用都做了规定。

(一)叙述性使用。叙述性使用是指向公众说明商品或者服务的字号、名称、地址、质量、用途、地理来源、种类、价值等特征或者属性。欧共同体一号指令和国家工商行政管理总局采用该指令于1999年发布的《关于商标行政执法中若干问题的意见》规定,不属于商标侵权的行为包括:1.善意地使用自己的名称或者地址,2.善意地说明商品或者服务的特征或者属性,尤其是说明商品或者服务的质量、用途、地理来源、种类、价值及其提供日期;但上述使用应当符合工商业的诚实惯例。《关于“金华火腿”字样正当使用问题的批复》认为,直接在火腿上使用“金华”字样为侵权行为,但由于“金华”为叙述性商标(具体为地名商标),“金华特产火腿”、“金华xx(商标)火腿”、“xx(商标)金华火腿”的叙述性用法不构成侵权。按此观点,直接采用“他人注册商标+商品通用名称”的商业使用模式超出了叙述性合理使用的限度,是不合理的。

被上诉人使用“法律人”商标的行为,属于叙述性使用吗?被上诉人的主观心态系善意还是恶意,我们无法考证和证明,只能客观上考察其对“法律人”商标的使用方式是否属于合理使用。“法律人丛书”采用的是“法律人+丛书”的结构,其中“法律人”是注册商标,“丛书”是商品通用名称,属于直接在商品通用名称即“丛书”上使用“法律人”商标字样的使用模式,超出了合理使用的限度。

但“xx(商标)法律人丛书”、“法律人xx(商标)丛书” 叙述性用法通常不构成侵权。上诉人注意到,市场上已经出现了“北大法律人”的期刊,这种使用是符合叙述性使用的基本规范的。

(二)指示性使用。指示性使用又称为被提及的合理使用,是指向公众说明商品或者服务的有关真实信息,主要用于作为零配件供应、消耗性产品、维修等领域。如本店销售宝马汽车,本墨粉适用于惠普打印机,Intel Inside等,均属指示性使用。

国家工商总局1995年发布的《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》指出:汽车零部件销售店、汽车维修站点,为了说明本店经营汽车零部件机品种及提供服务的范围,应直接使用叙述性文字,如“本店销售xx汽车零部件”、“本店维修xx汽车”等字样,其字体应一致,不得突出其中的文字商标部分,也不得使用他人的图形商标或者单独使用他人的文字商标。我要提请法庭注意这个通知中的“不得突出其中的文字商标部分”和“不得单独使用文字商标部分”的要求,这将是判断被上诉人是否构成侵权的关键。

被上诉人使用“法律人”商标的行为,属于指示性使用吗?从被上诉人使用“法律人丛书”的方式看,用的是篮底白字,与封面中的其他字体的颜色和大小显著不同;在书脊上是独立使用。这种使用不符合指示性使用要求的“不得突出其中的文字商标部分”和“不得单独使用文字商标部分”原则,超出了合理使用的限度。

三、在相同商品或者服务上使用相同商标的行为,本身即构成误认、混淆的事实,商标权人无需另外证明使相关公众产生误认、混淆的后果。

一审判决的第三点理由,认为被上诉人使用“法律人”商标的行为,不是出于误导的考虑,也没有造成使读者产生误认的结果。上诉人认为,只有在类似商品或者服务、使用近似商标场合,才需要另外证明相关公众对商品的来源产生误认;在相同商品或者服务上使用相同商标,本身就构成了“混淆或者误认”,无需再另外证明相关公众对商品的来源产生误认。法律依据如下:

欧共体一号指令第5条规定,商标所有人有权禁止任何第三人未经其同意,在商业中在与注册的商品或者服务相同的商品或者服务上,使用与其商标相同的标记。

我国商标法第52条规定:“有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。”

最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”

该解释第十一条又规定:“商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。”

从上述规定对商标相同、商标近似、类似商品、类似服务的定义看,造成混淆、误认的要求只存在于商标近似、类似商品、类似服务的场合。被上诉人在相同商品(期刊、图书)上使用与商标注册人相同的“法律人”商标,本身就造成了混淆和误认,法律不要求权利人另外证明造成混淆和误认的事实。一审判决的第三点理由不能成立。

况且,被上诉人未提供任何不造成混淆和误认的证据,一审法院也未对相关公众作任何调查统计,一审判决何以得出“没有造成使读者产生误认的结果”的结论?这种毫无证据支持的判决认定,违背了民事诉讼法证据裁判主义的基本要求,二审法院应当撤销。

四、被上诉人使用“法律人”商标的行为给上诉人造成损害。

一审判决认为,被上诉人使用“法律人”商标的行为,没有给原告造成损害,以此作为不够成商标侵权的理由。现代侵权行为法普遍认为,“无损害既无赔偿”。但是应当注意,有无损害只是判断是否赔偿的标准,不是判断是否构成侵权的标准。况且上诉人是有损失的。商标注册权人及其相关人士已投入了大量的人力、财力。2004年12月19日,商标注册权人李学东与北京法律人投资咨询中心签订商标独占使用许可合同,并于2006年1月10日获得国家商标局的许可备案(参见证据)。2005年5月,商标独占使用许可人北京法律人投资咨询中心与法制日报社签订商标使用许可合同,允许法制日报社在其出版的法制日报上开辟“法律人专刊”(参见证据)。时至今日,法制日报社已使用该商标近一年。一审判决如何得出上诉人没有损害、损失的结论?依据在那里?

由于上诉人损失多少,侵权人获利多数,难以证明,故一审法院应当依法在本案中适用商标法第五十六条第二款和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定,按照50万元以下的法定赔偿标准,根据本案实际情况确认具体的赔偿数额。但一审判决回避了这些对商标权人有利的规定的适用。

上诉人知悉被上诉人非法使用“法律人”商标后,多次要求其停止侵权行为,并未要求其赔偿损失。但被上诉人置之不理、我行我素,视商标权人的警示为无物。如果说在被警告前,因为不知侵权事实而属于善意使用“法律人”商标的话,那么在权利人警告后继续使用“法律人”商标的行为就属于非常恶意了。作为中国最大法律学府所属的法律专业出版社,本应争当学法模范、守法楷模,但却利用其特殊优势和地位,表白其学生遍布北京法院到哪里都打得赢官司的信息恐吓上诉人,对抗法律、挑战正义。对如此漠视他人权利的行为,如不加以制裁,将无法以给本就孱弱的中国知识产权制度写上光彩的一笔。


代理人:朱克非 刘艳春

2006-3-27


【双方调解】


北京市第一中级人民法院民事调解书

(2006)一中民终字第2497号


上诉人(原审原告)李学东,男,汉族,1964年11月6日出生,×××职员,住×××。

委托代理人朱克非,北京市当代律师事务所律师。

委托代理人刘艳春,北京市金台律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)中国政法大学出版社,住所地北京市海淀区西土城路25号。

法定代表人李传敢,社长。

委托代理人刘心稳,男,汉族,1955年12月13日出生,中国政法大学教师,住×××。

委托代理人张越,女,汉族,1962年11月24日出生,中国政法大学出版社职员,住×××。

案由:侵犯商标权纠纷。

上诉人李学东不服北京市海淀区人民法院(2005)海民初字第17769号民事判决,向本院提起上诉,请求:一、撤销原审判决,依法改判;二、判令被上诉人立即停止在其出版的《法律人丛书》上使用“法律人”商标;三、判令被上诉人在《法制日报》上公开道歉;四、判令被上诉人立即停止销售、发行《法律人丛书》;五、判令被上诉人给予上诉人10000元侵权赔偿金;六、案件受理费由被上诉人承担。

本院经审理查明:

第3057634号“法律人”商标由李学东向国家工商行政管理总局商标局提出注册申请,并于2003年4月28日被核准注册,注册有效期限至2013年4月27日,核定使用商品为第16类报纸、期刊、书籍、印刷出版物、杂志(期刊)、新闻刊物、地图、海报、说明书、连环漫画书。

2003年11月,中国政法大学出版社出版了黄风著《罗马私法导论》一书。2005年4月,该出版社又出版了孙笑侠等著《法律人之治——法律职业的中国思考》一书。在二书的封面、书脊、封底上均采用蓝底白字形式标注了“法律人丛书”字样,并标明了“中国政法大学出版社”的名称及社徽。

本案在审理过程中,经本院主持调解,双方当事人自愿达成如下协议:

一、中国政法大学出版社在其出版的图书上使用“法律人丛书”,属于合理使用;

二、中国政法大学出版社尊重李学东享有的第3057634号注册商标的商标专用权;

三、中国政法大学出版社在其业务范围内合理使用“法律人”字样;

四、一审案件受理费410元,由李学东负担(已交纳);二审案件受理费410元,由李学东负担205元(已交纳),由中国政法大学出版社负担205元(本调解书生效之日起七日内交纳)。

上述协议,符合有关法律规定,本院予以确认。

本调解书经双方当事人签收后,即具有法律效力。



审判长仪 军

代理审判员 赵 明

代理审判员 邢 军

二○○六年三月二十八日

书记员 谭北川